Образец искового заявления о запрете использовать товарный знак
Как Лицензиару запретить на основании лицензионного договора использовать товарный знак, а также реализацию товаров с использованием товарного знака на территории Республики Казахстан.
В соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания, географического указания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), товарный знак, знак обслуживания (далее – товарный знак) – обозначение, зарегистрированное в соответствии с настоящим Законом или охраняемое без регистрации в силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан, служащее для отличия товаров (услуг) одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических лиц.
Согласно пункту 9 статьи 1 Закона использование товарного знака, географического указания и наименования места происхождения товара – это размещение товарного знака, географического указания и наименования места происхождения товара на товарах и при оказании услуг, в отношении которых они охраняются, на их упаковках, изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного знака, географического указания и наименования места происхождения товара, применение в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации, а также иное введение их в оборот.
В случае распространении международного знака на территорию Республики Казахстан, экспертная организация руководствуется Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков.
Согласно Приказу Министра юстиции Республики Казахстан от 29 августа 2018 года No 1350 «О некоторых вопросах в сфере промышленной собственности», экспертное заключение по международной заявке оформляется согласно формам, утвержденным Международным бюро в соответствии с требованиями Административной инструкции по применению Протокола к Мадридскому соглашению, утверждаемой Ассамблеей стран – участниц Мадридского соглашения, и Протокола к Мадридскому соглашению.
Экспертная организация сообщает Международному бюро о своем решении об охране, частичной охране или об отказе с указанием всех мотивов не позднее истечения одного года, считая с даты, на которую уведомление о распространении охраны, было направлено Международным бюро.
В соответствии с пунктами 2, 4 и 6 статьи 21 Закона, с условиями лицензионного договора, договора комплексной предпринимательской лицензии или иного договора (лицензионный договор) любое лицо, не являющееся владельцем (лицензиат), вправе использовать охраняемый товарный знак с разрешения владельца (лицензиар).
Указанные в настоящей статье договоры и дополнительные соглашения заключаются в письменной форме и подлежат регистрации в Государственном реестре товарных знаков.
Несоблюдение письменной формы и (или) требования о регистрации влечет ничтожность договора.
В соответствии со статьей 897-1 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (далее – ГК), предоставление права на использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, товарных знаков (знаков обслуживания), зарегистрированных в соответствии с законодательством Республики Казахстан или охраняемых без регистрации в силу международных договоров, по договору комплексной предпринимательской лицензии подлежит регистрации в экспертной организации.
Согласно пункту 1 статьи 966 Закона, по лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом на результат интеллектуальной творческой деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) право временно использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности определенным способом.
Согласно пункту 4 статьи 4 Закона, владелец товарного знака имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащим ему товарным знаком в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг.
Никто не может использовать охраняемый в Республике Казахстан товарный знак без согласия владельца.
Пункт 2 статьи 43 Закона предусматривает, что нарушения исключительного права на товарный знак или права пользования наименованием места происхождения товара, в том числе за их размещение либо размещение обозначения, сходного с ними до степени смешения, на товаре или его упаковке, виновные лица несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.
В соответствии с пунктами 1, 3, 4 и 6 статьи 1032 ГК, лицо, нарушившее право владельца товарного знака, обязано немедленно прекратить нарушение и возместить владельцу товарного знака понесенные им убытки.
Товар и его упаковка, на которых размещены без согласия правообладателя товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, признаются контрафактными.
Контрафактные товары и их упаковки, а также орудие, оборудование или иные средства и материалы, использованные для их изготовления, подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя на основании вступившего в законную силу решения суда, за исключением случаев, когда введение в оборот таких товаров необходимо в общественных интересах и не нарушает требований законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей.
Правообладатель вправе требовать удаления с контрафактных товаров и их упаковок незаконно размещенного товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения.
Правообладатель при доказанности факта правонарушения вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере, определяемым судом, исходя из характера нарушения, рыночной стоимости однородных (оригинальных) товаров, на которых товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, размещены с согласия правообладателя.
Аналогичные права правообладателя закреплены в пункте 1, 3, 4 и 6 статьи 44 Закона.
Ниже прилагается образец искового заявления о запрете ответчику использовать товарный знак, а также реализацию товаров с использованием товарного знака на территории Республики Казахстан.
в Суд ____________
(наименование Суда)
Истец: ИП «_______»
ИИН ____________
место нахождения___________
ват сап номер для связи с Судом
______________
Ответчик: ИП «_______»
ИИН ____________
место нахождения___________
Исковое заявление о запрете использовать товарный знак, а также реализацию товаров с использованием товарного знака на территории Республики Казахстан
«____»____202___года, между юридическим лицом резидент Китайской Народной Республики ______________ Co LTD, производитель фото и видео оборудования (лицензиар) и индивидуальным предпринимателем __ФИО__ (лицензиат) заключен лицензионный договор №___________ исключительного права на использование товарного знака (далее - Договор).
Товарный знак «______________» по международной регистрации №_________, зарегистрированный на имя владельца _____________ Co.,Ltd., действует с «____»____202___года, со сроком действия до «____»____202___года, в отношении заявленных товаров 9 класса международной классификации товаров и услуг (далее –МКТУ).
Международная регистрация распространяется в Республике Казахстан в отношении товаров 9 класса МКТУ с «____»____202___года, со сроком действия до «____»____202___года.
Истец настоящим обращается в Суд, с иском мотивируя требования тем, что ответчик без ведома лицензиата реализовывает на платформе «Ka_pi Магазин» продукцию с товарным знаком «__________», тем самым нарушает исключительные права.
В исследованном лицензионном договоре в пункте 2.3,2.4 предусмотрено право заключать агентские соглашения с другими лицами для реализации продукции с торговой маркой лицензиара, а также обязанность лицензиата информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он использует товарный знак лицензиара на основании лицензионного договора.
Лицензиат «____»____202___года, заключил с лицензиаром дополнительное соглашение №____ к лицензионному договору №___ от «____»____202___года, где истцу предоставляется право путем предъявлений требований: о признании права Лицензиата на товарный знак в досудебном и судебном порядке - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы Лицензиата; о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним: о возмещении убытков, недополученной прибыли, а также операционных, рекламных и прочих затрат и выплате компенсаций в сторону Лицензиата - к лицу, использовавшему товарный знак без заключения соглашения с лицензиатом (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; на изъятие товаров с товарным знаком у лиц, которые изготовили, распространяли или иным способом использовали, а также импортировали, перевозили или хранили без заключения соглашения с Лицензиатом, действия которых приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие товары считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, о содействии от лиц, являющимися владельцами торговых платформ в интернет ресурсе на территории Республики Казахстан, в запрете реализации товаров лицам, которые нарушают исключительные права на товарный знак.
Дополнительное соглашение зарегистрировано уполномоченным органом «____»____202___года.
При изложенных выше обстоятельствах истец полагает, что Суд придет к выводу об обоснованности заявленных требований и посчитает настоящий иск подлежащим удовлетворению.
Согласно части 1 статьи 109 ГПК, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.
В соответствии с прилагаемым Договором на оказании юридической помощи №____ от «____»_________202_ года, и прилагаемой квитанции истец уплатил услуги адвоката Сагиданова С.С. в размере ________________(_________________) тенге.
Согласно статье 113 ГПК по ходатайству стороны, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны, понесенные ею расходы по оплате помощи представителя участвовавшего в процессе и не состоящего с этой стороной в трудовых отношениях, в размере фактически понесенных стороной расходов.
По имущественным требованиям общая сумма этих расходов не должна превышать десять процентов от удовлетворенной части иска. Расходы истца по оплате услуг представителя в сумме _________(_______________) тенге, документально подтверждены и не превышают установленного законом ограничения.
На основании вышеизложенного,
Прошу суд:
- Запретить индивидуальному предпринимателю «__________» в лице _____________ использовать товарный знак «__________», а также реализацию товаров с использованием товарного знака «___________» на территории Республики Казахстан.
- Взыскать с индивидуального предпринимателя «_________» в лице ________ в пользу индивидуального предпринимателя ____________ судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 846 (одна тысяча восемьсот сорок шесть) тенге, расходы по оплате помощи представителя в размере ________ тенге.
